Beware the wolf, questions about the Dutch registration patent system

In 1995 the new Dutch Patent Act introduced a system of Dutch registration patents: these patents are granted on the basis of the application as drafted by the applicant without any examination of the merits of that application. In 2001 the Dutch Ministry of Economic Affairs published an Evaluation of the functioning of this new system. The conclusion was that although most interested parties were not enthusiastic about the new law, no real problems surfaced so that there was no reason for any change.

However, research conducted by Clifford Chance indicates that these Dutch registration patents are used much more aggressively as the basis for litigation than examined patents. In addition, such litigation also seems to be more successful. Given the shaky foundation of these registration patents these facts indicate that this new law is less harmless than expected and may even stifle innovation as opposed to stimulate it.

Patent World, December 2003/January 2004, pages 26-30

Emissiehandel door wet onnodig duur

Dick van Engelen - Financieel Dagblad, 18 september 2003:

De invoering van een Europees systeem van emissiehandel dient per 1 januari 2005 te zijn voltooid. Het ziet ernaar uit dat Nederland de ambitieuze doelstellingen van de richtlijn niet zal halen; het Nederlandse bedrijfsleven en het milieu zijn in dat geval de dupe. Ervaringen uit het verleden bieden hier wel een garantie voor de toekomst.

Verschillende staten, waaronder de lidstaten van de Europese Unie, hebben zichzelf de verplichting opgelegd om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen om zodoende de opwarming van de aarde tegen te gaan. Volgens het Kyoto-protocol uit 1997 moet de Europese Unie de uitstoot van koolstofdioxine (CO2) in 2012 met 8 procent hebben verminderd ten opzichte van het ijkjaar 1990. De verplichtingen van de lidstaten zijn nader omschreven in de Europese richtlijn emissiehandel en moeten voor een groot deel door het bedrijfsleven worden gerealiseerd. Er zullen steeds strengere eisen worden gesteld aan de hoeveelheid CO2 die een bedrijf mag uitstoten. Wie meer uitstoot wordt beboet. Indien men minder uitstoot dan de vergunning mogelijk maakt, heeft de mogelijkheid deze rechten te verkopen aan andere bedrijven.

Vanaf 1 januari 2005 zullen ongeveer 250 bedrijven in Nederland (olieraffinaderijen, energiecentrales, hoogovens, staal-, papier-, cement-, en glasindustrie) in het bezit dienen te zijn van geldige CO2-emissierechten.

Voor het verdelen en verhandelen van de emissierechten zullen diverse (juridische) obstakels genomen moeten worden. De nog resterende termijn om te komen tot een wet en de uitvoering daarvan bedraagt 16 maanden. Die termijn is te kort. De stappen die nog genomen moeten worden zijn, bijvoorbeeld: (i) het oprichten van de Emissieautoriteit, (ii) het verdelen van de emissierechten, en (iii) het behandelen van de bezwaar- en beroepsprocedures van bedrijven die het niet eens zijn met de hoeveelheid toebedeelde emissierechten.

De vergelijking met de oprichting van toezichthoudende organen, zoals de mededingingsautoriteit (NMa), de OPTA en de AFM leert dat het enige tijd duurt voordat deze volledig operationeel zijn. Het nadeel voor de Emissieautoriteit is dat haar deze tijd niet gegund zal zijn. Direct bij oprichting zal een van de belangrijkste taken, het verdelen van de emissierechten, uitgevoerd moeten worden.

Voordat de emissierechten kunnen worden verdeeld zullen de lidstaten voor 31 maart 2004 een Nationaal Allocatie Plan (NAP) moeten opstellen, waarin het totale aantal emissierechten staat beschreven. De verdeling van emissierechten is te vergelijken met het veilen van radiofrequenties of UMTS-vergunningen. De rechten kunnen slechts ??nmaal worden toegekend. Een hoeveelheid emissierechten die aan het ene bedrijf wordt gegund, kan niet worden geclaimd door een ander. Het complexe karakter van deze verdeling wordt nog duidelijker als men bedenkt dat ook nog nieuwe bedrijven daarover de beschikking moeten kunnen krijgen.

Nadat het nationale plan is goedgekeurd door de Europese Commissie zullen de rechten worden verdeeld over de betreffende bedrijven. Het is niet te verwachten dat ieder bedrijf direct onderschrijft dat het voldoende emissierechten heeft gekregen. Immers, het systeem is ontworpen om de huidige uitstoot van CO2 te verminderen. De nodige bezwaar- en beroepsprocedures zijn dus te verwachten. Dit procedurele aspect heeft nog geen aandacht gekregen , maar zal tot aanzienlijke vertraging leiden.

Kortom, voordat het systeem van emissiehandel operationeel zal zijn in Nederland zijn nog enkele obstakels te nemen. Het procedurele aspect van vergunningverlening en de rechtsmiddelen daartegen verdienen meer aandacht. Zorgvuldigheid in de verdeling van deze rechten is niet alleen van belang voor een voorspoedige implementatie van de emissiehandel, maar ook voor de bedrijven die aan de strikter wordende eisen moeten voldoen.

Intellectuele Eigendomsrechten registergoederen

De heersende leer is dat intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) geen registergoederen zijn. Bij nadere beschouwing rijst de vraag of dat standpunt (nog) juist is, met name gelet op de veranderingen die de verschillende Europese richtlijnen en verordeningen hebben gebracht.

De Nederlandse IE-wetgever gaat er van uit dat IE-rechten geen registergoederen zijn. Zo wordt bij overdracht niet gesproken over een notariële akte en wordt inschrijving van de overdracht in het desbetreffende IE-register niet als constitutief vereiste gezien. Ook wordt steeds gesproken over pand als het over een zekerheidsrecht op een IE-recht gaat en niet over hypotheek. Deze veronderstelling van de wetgever is echter niet beslissend voor de vraag of sommige IE-rechten al dan niet als registergoederen in de zin van artikel 3:10 BW kwalificeren.

Indien sommige IE-rechten registergoederen zijn, heeft dat vergaande consequenties: voor overdracht of vestiging van een beperkt recht is dan een notariéle akte vereist en inschrijving van die akte in het register is dan nodig voor voltooiing van de rechtshandeling. Dat werpt onbedoelde hindernissen op voor met name de overname- en financieringspraktijk waar IE-rechten een steeds belangrijker rol innemen en men bepaald nerveus kan worden van juridische onduidelijkheid. Alle reden dus voor een nadere analyse.

Download Links:

Van Engelen - IE-rechten registergoederen - IER 2002 p 275-281.pdf
Van Engelen - Nawoord bij reacties Domingus & De Boer - IER 2003 p 145-146.pdf

Dit nieuwe octrooi remt innovatie

Financieel Dagblad, 22 oktober 2002

Het Ministerie van Economische Zaken concludeerde vorig jaar in een Evaluatie dat de Rijksoctrooiwet 1995 zonder noemenswaardige problemen functioneert en er geen reden voor verandering is. Nieuw onderzoek door Clifford Chance leidt echter tot alarmerende conclusie. Met de nieuwe registratie-octrooien in de hand voeren bedrijven vaker en succesvoller rechtszaken dan met reguliere octrooien. Het nieuwe octrooi blijkt een geducht wapen in de concurrentiestrijd.

(...)

Dick van Engelen

Six year Dutch registration patent violates TRIPS requirement ? An opportunity for foreign patentees

The new Dutch Patent of 1995 introduced so-called registration-patents. These registration patents do not require any examination of the application. They are granted on the basis of the application only and can therefore be obtained quickly and at a low cost. However, the 'quid pro quo' is a relatively short term of protection for such a patent: only six years from the date the application was filed, instead of the regular period of twenty years.

It seems that the Dutch legislature failed to notice that the TRIPS-Agreement that was executed in 1994 provides for a minimum duration for patents of at least twenty years from the filing date. Because of that minimum requirement these registration patent that only last for six years do not deem to be in conformity with TRIPS. On that basis foreign proprietors of such registration patents may take the position that their patents do by operation of lawlast for the regular twenty-year period, as required by TRIPS. Such a stance is probably not available for Dutch nationals, since they probably cannot rely on TRIPS, as recent case law of the Dutch Supreme Court seems to indicate.

All of this creates an unprecedented advantage for foreign companies that compete with Dutch companies in the Dutch market. In addition, answering questions as to whether certain patented technology is in the public domain in The Netherlands has become much more complicated, which also seems to seriously hinder Dutch industries in particular.

In the meantime, those foreign nationals that want to invoke the regular twenty year term for their registration patents have to make sure that they pay the necessary renewal fees to the Dutch Patent Bureau to avoid being in a position where their patent rights may have lapsed because of a failure to timely pay the mandatory. Since the system of 6-years registration patents came into effect on April 1 of 1995 these issues are of relevance as from April 1, 2001.

Excerpt, full article in: Patent World, June/July 2002, pages 20-23. - Dick van Engelen

Nederlands registratieoctrooi mogelijk in strijd met TRIPS

Het Nederlandse 6-jaars registratieoctrooi dat in 1995werd geïntroduceerd lijkt in strijd met de TRIPS-overeenkomst, die voor octrooien een minimum termijn van 20 jaar voorschrijft.

Buitenlandse octrooihouders kunnen dan waarschijnlijk een beschermingsduur van 20 jaar voor hun registratieoctrooien claimen, terwijl dat voor Nederlandse octrooihouders niet mogelijk is. Dat is niet alleen een ongekend en onbedoeld concurrentievoordeel voor buitenlandse ondernemers op de Nederlandse markt, maar betekent ook dat onduidelijk wordt wanneer geoctrooieerde technologie na afloop van het octrooi vrij door derden gebruikt kan worden. Ook dat is met name een nadeel voor het Nederlandse bedrijfsleven. Om deze kansen en bedreigingen het hoofd te bieden dienen octrooihouders nadere maatregelen te treffen. Tevens is het van belang dat de Nederlandse wetgever deze situatie snel zal corrigeren. 

Nederlands registratieoctrooi mogelijk in strijd met TRIPS - Dick van Engelen

Octrooiering van Business Methods en Software Uitvindingen in Europa

De ontwikkelingen in de Verenigde Staten waar het de mogelijkheden tot octrooieering van software en business methods betreft zijn van groot belang voor Europa.

Allereerst omdat deze Amerikaanse jurisprudentie het mogelijk maakt octrooi te verkrijgen voor dergelijke werkwijzen, terwijl dat in Europa vooralsnog anders ligt. Artikel 52 van het Europees Octrooiverdrag (EOV) sluit octrooieering van methoden voor bedrijfsvoering en computerprogramma?s als zodanig uit. Dat leidt tot een uiteenlopen van het Europese en Amerikaanse octrooirecht, wat niet wenselijk lijkt.

Na de industriële revolutie werd het octrooirecht wereldwijd - althans in de geindustrialiseerde wereld - op de kaart gezet. Die wereld is met de komst van het Informatietijdperk, een Global Economy en Cyberspace vele malen kleiner geworden. Daarmee is een harmonisatie van belangrijke onderwerpen van intellectuele eigendom van groot belang, reden waarom bijv. de TRIPS-Overeenkomst een wezenlijk onderdeel van het Wereldhandelsverdrag is. Het niet synchroon lopen van het octrooirecht in de VS en Europa op een onderwerp dat juist een aantal speerpunten van de Nieuwe Economie betreft is dan een bedenkelijke ontwikkeling. Dat wil niet zeggen dat dus de Amerikaanse ontwikkelingen klakkeloos gekopieerd dienen te worden, maar wel dat Europa die waakzaam en kritisch dient te volgen en bij 'akkoord bevinding' niet moet aarzelen ze over te nemen.

Ten tweede zijn deze ontwikkelingen in de VS van belang omdat een zoveel mogelijk 'level playing field' voor industrien in Europa en de VS primair een Europees belang is. De VS heeft al een technologische voorsprong waar het bijv. software, microprocessoren, biotechnologie of internetbedrijven betreft. Het is van belang voor Europa dat dit verschil niet nodeloos vergroot wordt.

(...)

Het komt mij voor dat wijze waarop men het begrip techniek al dan niet in ruime of enge zin kan interpreteren illustreert dat er geen sprake is van een principiële reden waarom computerprogramma's of business methods zich niet voor octrooieering zouden dienen te lenen. Als men techniek ziet als gericht op het bereiken van een praktisch resultaat valt niet goed in te zien waarom een business method geen aanspraak op octrooi zou kunnen maken.

Er is sprake van een glijdende schaal tussen klassieke technologie en deze nieuwe technologie?n van het Informatietijdperk en niet goed valt in te zien waarom de streep getrokken zou moeten worden waar het de techniek van de Kenniseconomie aangaat.

Er lijkt dus geen fundamentele reden te bestaan die met zich brengt dat Europa hier een andere koers dient te kiezen dan in de VS gevaren wordt. Integendeel. Een restrictieve opstelling zet Europa (verder) op achterstand in het economisch krachtenveld waaraan het octrooirecht dienstbaar beoogt te zijn.

CIER-lezingen - Octrooirecht - 1991/1992, p. 110-116.

Download Links: Van Engelen - Octrooiering van Business Methods en Software Uitvindingen in Europa - CIER Lezing 2001.pdf

Octrooirecht geeft buitenland voorsprong

Financieel Dagblad

Wat een belangrijk deel van de Nederlandse industrie ooit vreesde lijkt nu werkelijkheid te worden: het in 1995 ingevoerde Nederlandse 6-jaars registratieoctrooi pakt ongekend voordelig uit voor buitenlandse ondernemers en benadeelt daardoor de Nederlandse industrie. Die nadelige effecten van registratie-octrooien komen nu in beeld omdat de 6-jarige beschermingsduur van deze eerste registratie-octrooien vanaf 1 april 2001 aflopen. De oorzaak van deze bizarre situatie is dat dit Nederlandse registratieoctrooi in strijd lijkt met de bij de Wereldhandels-overeenkomst behorende TRIPS-overeenkomst. In dezeTRIPS- overeenkomst staat een minimum beschermingsduur voor octrooien van 20 jaar voorgeschreven. Deze internationale overeenkomsten beschermen wel buitenlandse bedrijven tegen onjuiste Nederlandse wetgeving. Nederlandse bedrijven daarentegen kunnen dat niet en zijn aangewezen op de Nederlandse wetgever.

Registratieoctrooi

De Rijksoctrooiwet 1995 maakt het mogelijk om te kiezen uit twee octrooien: een normaal 20-jaars octrooi dat pas verleend wordt na een onderzoek door de octrooiraad of een 6-jaars registratie-octrooi. Een registratieoctrooi wordt verleend zonder enig onderzoek en kan daarom snel en goedkoop verkregen worden. Het aanvragen van een normaal 20-jaars octrooi is echter een kostbare en langdurige zaak.

Met een registratie-octrooi kan de aanvrager volledig naar eigen inzichten zijn 'koninkrijk' uitzetten en concurrenten daarmee confronteren. Dat die concurrentie allerhande 'prul-octrooien' voor de voeten geworpen krijgt die ze pas kan negeren nadat de rechter dat in een procedure heeft uitgemaakt, is een nadeel dat in 1995 op de koop toe genomen. Men wilde het octrooisysteem toegankelijker maken voor het Nederlandse midden- en kleinbedrijf en bovendien stond het voortbestaan van de Nederlandse octrooiraad op het spel, aangezien meer en meer bedrijven een Europees octrooi aanvragen bij het Europees Octrooibureau in plaats van alleen maar een Nederlands octrooi.

TRIPS-Overeenkomst

Registratie-octrooien zijn volwaardige octrooien en daardoor gelden de internationale verplichtingen waaraan Nederland zich voor octrooien dient te houden ook voor registratie-octrooien. De Nederlandse wetgever heeft er echter in het geheel niet bij stil gestaan dat de vanaf 1 januari 1996 voor Nederland van kracht zijnde TRIPS-Overeenkomst voorschrijft dat octrooien een minimumduur van 20 jaar dienen te hebben.

De consequentie hiervan is dat buitenlandse rechthebbenden, die zich waarschijnlijk rechtstreeks op TRIPS kunnen beroepen, zo een 20 jarige bescherming voor hun registratieoctrooien kunnen claimen in plaats van de wettelijk vastgestelde 6 jaar. Recente arresten van de Hoge Raad over eenzelfde probleem bij auteursrechten leren dat deze vlieger voor Nederlandse bedrijven niet opgaat.

Nadelen voor Nederlandse industrie

Buitenlandse bedrijven kunnen zo dus ? anders dan hun Nederlandse concurrenten ? op een snelle en goedkope manier Nederlandse 20-jaars octrooien verwerven. Een ander nadeel is dat uit het octrooiregister niet blijkt of een registratie-octrooi nog steeds van kracht is na afloop van de 6-jaars termijn. Dat is evenzeer nadelig voor met name de Nederlandse industrie die hun thuismarkt willen gebruiken voor de introductie of fabricage van producten.

Actiepunten

Buitenlandse ondernemingen die van deze mogelijkheden gebruik willen maken kunnen overigens niet op hun handen blijven zitten. Zij moeten de wettelijk voorgeschreven instandhoudingsvergoedingen aan de octrooiraad zien te betalen, omdat anders hun octrooi vervalt. Of dit kan nu het wettelijke systeem daar niet in voorziet is nog de vraag.

Nederlandse bedrijven kunnen hun nadeel wellicht beperken door hun registratieoctrooien voor het verstrijken van de 6-jaars periode over te dragen aan een buitenlandse zusteronderneming, die dan wel de bescherming van TRIPS kan inroepen.

Belangrijker is dat de Nederlandse wetgever dit probleem snel dient op te pakken en zo het ongekende concurrentievoordeel teniet doet waardoor zij voor alle houders van Nederlandse octrooien dezelfde uitgangspositie creëert.

Mr Th.C.J.A. van Engelen is advocaat en partner bij Clifford Chance te Amsterdam. Hij gespecialiseerd in intellectueel eigendomsrecht met een focus op technologie.

Cross Border Patent Litigation in the Netherlands - The State of Affairs

Patent World, March 2001: The nineties have been trying times for patent litigants in Europe. Patent owners were rushing to Dutch courts to benefit from the 'rocket docket' and the cross border injunctive relief that is available there. At the same time possible defendants were racing to courts in one or more other jurisdictions to commence litigation that should wreck such a strategy.

The stakes for the litigants tend to be high with the game being about possibly wiping out an alleged infringer for most of Europe with one strike or having to 'step up to the plate' in up to 20 different jurisdictions. This hectic forum shopping game came to somewhat of a standstill with the judgement of the Court of Appeals at The Hague of 1998 in EGP v Boston Scientific.

There the Court of Appeals scaled back the possibilities for cross border jurisdiction of Dutch courts.  This judgement was confirmed in two later decisions1 from the same court so that the new approach seems established. Although the situations in which a Dutch court has cross border jurisdiction are less than before, they still do exist and are certainly worth considering when available. Patent litigants should therefore stay on the alert and scout the 'jurisdictional terrain'  in case a patent dispute may have international implications.

The article - Dick van Engelen

'Advies' is niet altijd goed

Computerrecht 2001/6, Reinout Rinzema. 'Werkelijk?', vroeg Gildor lachend. 'Elfen geven zelden onvoorzichtige raad, want raad is een gevaarlijk geschenk, zelfs van de wijzen aan de wijzen, en alle zaken kunnen ten kwade keren.'

1. Inleiding

In 1986 wees de Hoge Raad het arrest RBC/Brinkers dat als maatgevend voor de beoordeling van de beroepsaansprakelijkheid van de ICT-adviseur wordt aangemerkt. Inmiddels heeft de ICT sector zich echter verder ontwikkeld en is er een grote diversiteit aan beroepsbeoefenaars ontstaan. De taak van de 'klassiek' adviseur als enkel raadgever is ingenomen door één of meer teams van deskundigen, die vaak maanden op de werkvloer bij de cliënt verkeren. Deze 'adviseur' is niet alleen verbonden aan een adviesbureau, maar kan ook werkzaam zijn bij een leverancier van computerprogrammatuur of een andere dienstverlener. Kennis en ervaring van opdrachtgevers zijn inmiddels sterk toegenomen en de dienstverlener is niet steeds meer de enige (externe) partij die bij de uitvoering van een project is betrokken. Soms worden projecten onder de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van de opdrachtgever uitgevoerd. Ook kunnen meerdere 'adviseurs' bij de uitvoering van een project betrokken zijn.

'Advies' is niet altijd goed

Internationale uitputting van IE-rechten - verschillende perspectieven voor de VS en Europa

Dick van Engelen - verschenen in Intellectuele eigenaardigheden (Bremer-bundel), Kluwer 1998.

Lanza & Silhouette: Conclusie

Opvallend voor beide uitspraken is dat zowel de US Supreme Court als het Europese Hof van Justitie ogenschijnlijk kiezen voor een juridische, technische interpretatie en het resultaat van die exercitie presenteren als iets wat juridisch onontkoombaar zou zijn. Nu is het op zich niet ongewoon voor een rechterlijk vonnis dat het niet zodanig is geredigeerd dat daaruit blijkt dat een andere uitkomst eigenlijk beter is. Beslissingen als deze worden echter in mindere mate dan gewoon gedicteerd door juridische doctrines en de rechter heeft juist een relatief grote vrijheid. Vanuit de 'trias politica' bezien is dat niet te prefereren, maar dat laat onverlet dat het een onontkoombaar 'fact of life' is. Het begrip wetgever-plaatsvervanger behoort immers ook al jaren tot het standaard juridisch vocabulaire.

Juist wanneer de rechter een grote discretioniaire vrijheid heeft voor zijn oordeel en dat oordeel bovendien verstrekkende maatschappelijke en economische gevolgen heeft, wint dat rechterlijk oordeel mijns inziens aanmerkelijk aan overtuigingskracht wanneer daarin alle voors, maar met name ook alle tegens worden afgewogen en de uitspraak wordt voorzien van niet te spaarzame motiveringen. Daarbij kan het ook geen kwaad als die rechter gewoon man en paard noemt en aangeeft welke uitkomsten minder dwingend of minder typisch juridisch zijn dan anderen.

Men kan zich ook afvragen wat nu het grote onrecht is dat zou ontstaan als wereldwijde uitputting binnen de Europese Unie zou gelden. Zoals de Supreme Court ook aangaf kan een merkhouder parallel import veelal voorkomen door een uniformer prijs- en marketing-beleid voor zijn global brands te hanteren hetgeen een global brand niet vreemd zou moeten zijn - dan wel als hij toch van verschillende prijsniveaus wil profiteren te kiezen voor merkdifferentiatie. Als men daar dan nog bij in overweging neemt dat consumenten primair gebaat zijn bij een grotere prijsconcurrentie valt niet goed in te zien dat er grote maatschappelijk belangen op het spel zouden staan, waardoor rechterlijk optreden vereist is. Het resultaat van deze uitspraak is uiteindelijk Europees protectionisme, hetgeen niet op zijn plaats lijkt wanneer er geen grote maatschappelijke belangen als werkgelegenheid of produktie-capaciteit op het spel staan.

Intellectuele eigendomsrechten zijn naar het mij voorkomt niet bedoeld om nationale markten af te schermen, maar beogen de rechthebbende te beschermen tegen oneigenlijke exploitatie van het object van zijn recht, bijv. door het ongeautoriseerd maken van verveelvoudigingen, waar het auteursrechten betreft, of het oneigenlijk gebruik van onderscheidingsmiddelen, waar het merkrechten betreft. Voor die rechten geldt in zijn algemeenheid een first sale doctrine c.q. uitputtingsbeginsel, inhoudende dat wanneer een product voorzien van alle toeters en bellen eenmaal met toestemming van de rechthebbende in het verkeer is gebracht, dat recht daarmee is uitgeput en het produkt verder vrijelijk verhandeld kan worden. IE-rechten vormen immers een uitzondering op de vrijheid van mededinging, welk beginsel een van de pijlers van onze rechtsorde vormt.

Dit alles gezegd hebbende, mag duidelijk zijn dat het naar mijn oordeel een te betreuren stap is om Europese uitputting dwingend aan de lidstaten voor te schrijven, zoals het Europese Hof deed, en dat bovendien in een tijdperk van TRIPS en toenemende vrije wereldhandel waarin de VS met K Mart en Lanza juist een tegengestelde koers vaart.

Het artikel