The dual purpose of an IP deed of transfer or pledge – the Dutch connection.

The two pillars of a deed to transfer or pledge intellectual property rights - IP - are: Just do it and do what you need to do. The general rule of several national laws is that a deed is required to transfer ownership of an IP right – like a trademark, copyright, or patent – or to create a financial security right – like a pledge or a lien – on IP rights.

What is a deed? The purpose of a deed is to provide evidence. A deed provides evidence of the transfer of IP rights or proves that a pledge or lien on an IP right was created. In addition to being a piece of evidence, a deed is – under several national laws, like the laws of The Netherlands – also necessary for a valid transfer of an IP right or the valid creation of a pledge or lien on an IP right, because without a deed, an IP right cannot be transferred or pledged under these national laws. A deed is a signed written document. However, for instance under Dutch law, a deed can also be made and executed in electronic form.

What should the deed include? The deed must provide that the IP rights are transferred or assigned from A to B or that a security right on these rights is actually granted by A to B. If the deed does not make that clear, these rights are not transferred or the pledge or lien is not created. National law, like the laws of The Netherlands, may also require for a valid transfer or pledge, that there is a legal obligation to transfer or to grant a pledge or lien. Even though such an obligation does not have to be agreed in writing, evidence will be required, if that obligation might be disputed. Therefore, it is also the sensible thing to do to include that obligation in the deed as well, so that evidence of the existence of the required obligation will be available.

What can go wrong? A mistake that is often made is that the deed does contain the obligation to transfer or to pledge but fails to actually transfer the rights or to actually create the pledge. Consequently, the legal acts that needed to be done, have not been done and the result is that the transfer or pledge has not happened.

What should the deed contain? The deed must provide that A transfers or assigns to B or that A grants a security right, like a pledge or lien, to B.

What more can be in the deed? Preferably, the deed also provides evidence of the existence of a legal obligation to transfer or to pledge. For that purpose, the following language can be used: A shall transfer to B and hereby transfers to B, who hereby accepts this transfer, … or A shall pledge to B and hereby pledges to B, who hereby accepts this pledge, …

Who needs to sign? The signature of transferor A or pledgor A – the proprietor of the IP rights – is required. Without that signature nothing has happened and nothing is proven. Some laws, like the Dutch Patent Act, also require the signature of transferee B or pledgee B, the party to whom the rights are transferred or pledged.  That signature of party B is also needed if the deed is to serve as evidence of the existence of the obligation to transfer or pledge. Practically speaking, both A and B should therefore sign the deed.

What else must be in the deed? The IP rights concerned should be identified in the deed, so that it is clear which IP rights must be transferred or pledged and which IP rights have been transferred or pledged. The deed also has to clearly identify who the parties are, and which persons sign the deed on behalf of the parties as their representatives.

Who feels the pain? When a deed does not meet the requirements for a valid transfer of IP rights or a valid pledge or lien on IP rights, it is the buyer or the lender who is left empty handed. Seeking advice is therefore the prudent thing to do for any buyer of IP rights or any lender accepting IP rights as collateral.

The two pillars of an international IP transfer - the Dutch connection

When do the laws of The Netherlands apply to an international transfer of intellectual property – IP? The general rule of private international law is that the transfer of an international portfolio of intellectual property rights may require compliance with the transfer requirements of each national law in which the IP rights of that portfolio exist and compliance with the law that applies to the underlying sales agreement that creates the obligation to transfer the IP rights. Therefore, it may be that the requirements of the laws of The Netherlands for a valid transfer of rights must be met, when Dutch IP rights are transferred as part of an international IP portfolio or when Dutch law applies to the sale or transfer agreement because it is the chosen law or it is the law of the domicile of the transferring party.

What are the requirements for a valid transfer of IP rights under the laws of The Netherlands? As a matter of Dutch law, a legally valid transfer of ownership is based on two pillars: an obligation to transfer and a deed of assignment. Step 1 is that a legally valid transfer needs to be based on an existing legal obligation to transfer. This is, for example, a sales contract. However, under the laws of The Netherlands the sales contract itself does not make the buyer the owner. That requires a second step. The execution of a written deed of transfer, in which the IP rights are actually assigned to the buyer. Once the deed is signed, the buyer has become the new owner of the IP rights. Even if the deed is not yet registered in the relevant IP registers, which some IP rights have, such as patents, trademarks, design rights and plant variety rights.

What can go wrong? There may be an obligation defect or a deed defect.

When is there an obligation defect? The obligation may not exist: the rights are assigned but without an obligation to do so. The obligation may also be defective. There is a sales contract, but it may be null and void because of coercion, error, or deception. The purchase agreement may also be fraudulent because it was agreed to shortly before a bankruptcy of the transferring party and does not contain a price that corresponds with the fair market value of the IP rights. The obligation should also make clear which IP rights are being sold. The IP rights that are sold should be clearly identifiable. For example, all existing copyrights of an author, or all patents and patent applications for an invention. Are these only the IP rights in the Netherlands or also the European or even worldwide IP rights?

What is the result of an obligation defect? Simply that the transfer has not taken place. The seller has remained the owner, even though the purchase price may have been paid or the deed of transfer has been signed and may even have been registered in the patent or trademark register. The buyer is then left empty-handed and must see to recover the purchase price.

There may also be a deed defect. There is no deed of assignment. A sales contract has been agreed, and the purchase price has been paid, but a deed of assignment has never been properly executed. The deed of assignment may also be defective. There is a signed deed, but it does not clearly state that the rights are transferred or assigned, or it may have been executed under coercion, error, or deception. The deed may also be fraudulently executed before a bankruptcy of the seller. Or the deed was not signed by the seller or the other parties. The deed should be clear on which IP rights are being assigned. The IP rights that are assigned should be clearly identifiable in the deed.

What is the result of a deed defect? Also, in case of a deed defect, the transfer has not taken place. The seller has remained the owner, even though the purchase price may have been paid and a sales contract may exist. The buyer is again left empty-handed and if the purchase price was already paid, the buyer will have to see whether he will be repaid.

When does it go wrong? When may it become clear that a transfer of IP rights was defective? This may be when the original buyer wants to sell the acquired IP rights in the future. The prospective second buyer will do his homework – ‘due diligence’ – and if it turns out that the seller does not actually own the IP rights, that second buyer will walk away. A defective transfer may also come to light when the original seller goes bankrupt. The bankruptcy trustee of the seller will check whether any sales or transfers of IP rights that have taken place before the bankruptcy were legal, valid, and binding, whether the sales price was reasonable and fair and has indeed been paid. If one of these conditions is not fulfilled, the receiver may reclaim the IP rights for the benefit of the joint creditors of the bankrupt seller. Given that there is a bankruptcy, the buyer will probably not be able to get his money back.

Who feels the pain? The risk related to a transfer of IP rights is for the buyer. Seeking advice is therefore the prudent thing to do for any buyer of IP rights.

De twee pijlers van een IE-akte

De twee pijlers van een akte voor overdracht of verpanding van IE-rechten: doen en dat doen wat je moet doen. Voor eigendomsoverdracht of verpanding van IE-rechten is een akte noodzakelijk.

Wat is een akte? Een akte is een bewijsstuk. Een akte dient bijvoorbeeld om te bewijzen dat een verplichting tot overdracht of verpanding van een IE-recht bestaat, maar die verplichting kan ook mondeling overeengekomen worden. Een akte bewijst ook dat een IE-recht is overgedragen of verpand en daarvoor is de akte noodzakelijk. Zonder akte kan een IE-recht niet overgedragen worden of in pand worden gegeven. Een akte is van oudsher een ondertekend geschrift, maar een akte kan ook in elektronische vorm worden opgesteld en ondertekend.

Wat moet er in de akte staan? Een rechtsgeldige eigendomsoverdracht of verpanding is gebaseerd op twee pijlers: een titel – een juridische verplichting om te moeten overdragen of verpanden – en een leverings- of vestigingshandeling – waarmee de overdracht of de verpanding feitelijk plaatsvindt. In de akte moet dus staan dat het over te dragen IE-recht overgedragen – of geleverd – wordt of dat op het te verpanden IE-recht een pandrecht verleend of gevestigd wordt. Als dat niet uit de akte blijkt is er geen overdracht tot stand gekomen en geen pandrecht verleend. Een overdracht of verpanding zonder een bestaande verplichting om dat te doen is niet rechtsgeldig. Die verplichting kan mondeling overeengekomen worden, maar als een partij het bestaan daarvan betwist, dient bewezen te kunnen worden wat de afspraak was. Het is dus verstandig om het bestaan van die verplichting ook in de akte vast te leggen, zodat het bestaan van de beide voor een overdracht of verpanding noodzakelijke pijlers eenvoudig bewezen kan worden.

Wat kan er fout gaan? Een veel voorkomende fout is dat de akte wel de verplichting om te moeten verpanden of overdragen bevat, maar dat dit in de akte niet gedaan wordt. De voor een overdracht of verpanding noodzakelijke leverings- of verpandingshandeling blijft achterwege, zodat niet gedaan wordt wat gedaan moet worden en er feitelijk dus niets gebeurd is.

Waaruit blijkt de verplichting? Voor het bewijs van het bestaan van de verplichting om te moeten overdragen of te moeten verpanden is voldoende dat in de akte is vastgelegd dat A aan B zal overdragen of zal verpanden.  

Waaruit blijkt het doen? Voor het daadwerkelijk overdragen of verpanden is noodzakelijk dat dit in de akte gedaan wordt. Uit de akte moet blijken dat A aan B het IE-recht overdraagt of daarop een pandrecht vestigt.

Wat moet er in de akte staan? In de akte moet staan dat A aan B overdraagt of verpand, of woorden van gelijke strekking. Dat kan zijn:

A draagt over aan B

of

A verpandt aan B

Wat staat er nog meer in de akte? Bij voorkeur blijkt uit de akte ook dat de overdracht of verpanding plaatsvindt op basis van een bestaande verplichting daartoe. Het liefst staat er in de akte dus ook dat A aan B zal overdragen of verpanden of woorden van gelijke strekking.

A zal aan B overdragen en draagt hierbij over aan B, die deze overdracht aanvaardt, …

A zal aan B verpanden en verpandt hierbij aan B, die deze verpanding aanvaardt

Wat is niet genoeg? De overdracht of verpanding komt niet tot stand als de akte alleen maar de verplichting vastlegt. Niet genoeg is dus dat er alleen maar staat dat A aan B zal overdragen of verpanden en dat dit niet ook gedaan wordt. Als dit het enige is dat in de akte staat en daar niet te lezen is dat overgedragen of verpand wordt, is er niets overgedragen of verpand.

Wie moet ondertekenen? In ieder geval is de handtekening van de IE-rechthebbende die overdraagt of verpandt nodig. Zonder die handtekening onder de akte heeft die rechthebbende niets overgedragen of verpand. Sommige IE-wetten, zoals de Rijksoctrooiwet, schrijven ook voor dat degene aan wie wordt overgedragen of verpand, die overdracht of verpanding in de akte moet aanvaarden. In dat geval moet B de akte dus ook ondertekenen. Ondertekening door B is ook nodig als de akte ook moet bewijzen dat er sprake is van een bestaande verplichting tot overdracht of verpanding. Praktisch gesproken, is het dus raadzaam dat steeds zowel A als B de akte ondertekenen.

Wat moet er verder in de akte staan? In de akte moeten de IE-rechten duidelijk geïdentificeerd worden, zodat duidelijk is welke IE-rechten overgedragen of verpand moesten worden en welke IE-rechten overgedragen of verpand zijn. In de akte moeten ook de partijen duidelijk geïdentificeerd worden, duidelijk is wie de partijen zijn en wie voor die partijen ondertekenen.

 Voor wie gaat het fout? Wanneer een akte niet aan de vereisten voldoet, betekent dit dat er niets is overgedragen of verpand, zodat de koper of financier met lege handen staat. Die doet er dus verstandig aan zich goed te laten adviseren.

De twee pijlers van een IE-verpanding

De twee pijlers van IE-verpanding: een verpandingstitel en een pandakte. Een eigenaar van IE-rechten kan zijn rechten verpanden. Als zekerheid voor de terugbetaling van een financiering worden de IE-rechten dan in pand gegeven aan de financier, die pandhouder wordt.

Hoe verpand je IE-rechten? Een rechtsgeldige verpanding is gebaseerd op twee pijlers: 1en verpandingstitel en een pandakte. Stap 1 is dat voor een geldige verpanding een verpandingstitel vereist is. Een juridische verplichting om een het IE-recht in pand te geven. Dat is bijvoorbeeld een onderdeel van een financieringsovereenkomst of een voorwaarde voor een lening. Door die overeenkomst is de geldverstrekker, zoals een bank, nog geen pandhouder. Daarvoor is stap 2 vereist. Een pandakte, waarin de IE-rechten daadwerkelijk in pand gegeven worden. Nadat de pandakte is ondertekend is de financierder ook pandhouder. Het pandrecht is gevestigd. Ook wanneer de akte nog niet is ingeschreven in de registers die sommige IE-rechten kennen, zoals octrooien, merken en modellen.

Wat kan er bij verpanding fout gaan? Er kan sprake zijn van een titelgebrek of een pandaktegebrek

Wanneer is er een titelgebrek? De titel kan ontbreken: De rechten worden wel in pand gegeven maar er is geen bestaande verplichting om dat te doen. De titel kan nietig zijn. Er is wel een financieringsovereenkomst, maar deze is mogelijk nietig op grond van dwang, dwaling of bedrog. De financiering kan ook Paulianeus voorafgaand aan een faillissement zijn overeengekomen. Ook is vereist dat duidelijk is op welke IE-rechten een pandrecht gevestigd moet worden. De te verpanden IE-rechten moeten voldoende bepaalbaar zijn. Bijvoorbeeld alle auteursrechten van een auteur of alle octrooien en octrooiaanvragen voor een uitvinding. En zijn dat alleen de voor Nederland geldende IE-rechten of ook de Europese of wereldwijde IE-rechten?

Wat is het gevolg van een titelgebrek? Eenvoudigweg dat de verpanding niet tot stand is gekomen, zodat de financier geen zekerheidsrecht heeft, ondanks dat de financiering is verleend en de pandakte is getekend en misschien zelfs in het octrooi- of merkenregister is ingeschreven. De geldverstrekker staat dus met lege handen en heeft geen onderpand als zekerheid voor het verschafte krediet.

 Er kan ook sprake zijn van een pandaktegebrek. De pandakte kan ontbreken. Er is wel overeengekomen dat de IE-rechten in onderpand gegeven moeten worden en de lening is verstrekt, maar er is nooit een pandakte opgesteld. De pandakte kan ook nietig zijn. Er is wel een akte maar in de akte staat niet duidelijk dat een pandrecht op de rechten gevestigd wordt. Ook kan de akte onder dwang, dwaling of bedrog zijn getekend. Of de akte is niet ondertekend door de IE-rechthebbende of alle partijen. De verpande IE-rechten moeten in de pandakte ook voldoende bepaalbaar omschreven zijn. In de akte moet duidelijk worden aangegeven op welke IE-rechten daadwerkelijk een pandrecht wordt gevestigd.

Wat is het gevolg van een pandaktegebrek? Ook bij een pandaktegebrek is het pandrecht niet tot stand gekomen, zodat de IE-rechten vrij zijn van pandrecht, ondanks dat de financiering is verstrekt en is overeengekomen dat de IE-rechten in pand gegeven moeten worden. De financier staat dus ook dan met lege handen en heeft geen onderpand voor de verstrekte lening.

Wanneer gaat het fout? Wanneer komt een gebrekkige verpanding aan het licht? Dat kan zijn wanneer de financier het pandrecht wil uitwinnen. Als het krediet niet wordt afgelost kan de pandhouder, zoals een bank, de verpande IE-rechten openbaar verkopen. De potentiële kopers zullen dan boekenonderzoek doen – ‘due diligence’ – en wanneer daaruit blijkt dat niet zeker is dat de bank pandhouder is, zullen die kopers afhaken. Een gebrekkige verpanding kan ook aan het licht komen wanneer de pandgever failliet gaat. De curator van de IE-rechthebbende dient na te gaan of voor het faillissement verleende pandrechten rechtsgeldig zijn gevestigd, zodat de pandhouder het faillissement grotendeels kan negeren. Als dat niet zo is, dient de curator te voorkomen dat de pandrechten worden uitgewonnen, zodat die IE-rechten te gelde kunnen worden gemaakt voor de gezamenlijke schuldeisers van de failliet. Omdat er sprake is van een faillissement is de kans dan klein dat de financier het uitgeleende bedrag alsnog terugziet.

Voor wie gaat het fout? Het risico bij een verpanding van IE-rechten ligt bij de financier en die doet er dan ook verstandig aan zich goed te laten adviseren.

De twee pijlers van een IE-Overdracht

De twee pijlers van een IE-overdracht: een overdrachtstitel en leveringsakte. Een eigenaar van IE-rechten kan zijn rechten verkopen. Tegen betaling van de koopprijs moet dan de eigendom worden overgedragen, zodat de koper de nieuwe rechthebbende wordt.

Hoe draag je IE-rechten over? Een rechtsgeldige eigendomsoverdracht is gebaseerd op twee pijlers: een overdrachtstitel en een leveringsakte. Stap 1 is dat voor een geldige overdracht een overdrachtstitel vereist is. Een juridische verplichting om de eigendom over te dragen. Dat is bijvoorbeeld een koopovereenkomst. Door de koopovereenkomst is de koper echter nog geen eigenaar. Daarvoor is stap 2 vereist. Een leveringsakte, waarin de IE-rechten daadwerkelijk aan de koper worden geleverd. Nadat de leveringsakte is ondertekend, is de koper de nieuwe rechthebbende van de IE-rechten. Ook wanneer de akte nog niet is ingeschreven in de registers, die sommige IE-rechten kennen, zoals octrooien, merken en modellen.

Wat kan er bij de overdracht fout gaan? Er kan sprake zijn van een titelgebrek of van een leveringsgebrek

Wanneer is er een titelgebrek? De titel kan ontbreken: de rechten worden wel overgedragen maar er is geen bestaande verplichting om dat te doen. De titel kan ook nietig zijn. Er is wel een koopovereenkomst maar deze is mogelijk nietig op grond van dwang, dwaling of bedrog. De koopovereenkomst kan ook Paulianeus zijn, doordat die vlak voor faillissement is gesloten en geen reële prijs bevat. Ook is vereist dat duidelijk is welke IE-rechten verkocht zijn. De over te dragen IE-rechten moeten voldoende bepaalbaar zijn. Bijvoorbeeld alle bestaande auteursrechten van een auteur of alle octrooien en octrooiaanvragen voor een uitvinding. En zijn dat alleen de voor Nederland geldende IE-rechten of ook de Europese of wereldwijde IE-rechten?

Wat is het gevolg van een titelgebrek? Eenvoudigweg dat de overdracht niet tot stand is gekomen, zodat de verkoper eigenaar is gebleven, ondanks dat de koopprijs betaald is en de leveringsakte is getekend en misschien zelfs in het octrooi- of merkenregister is ingeschreven. De koper staat dus met lege handen en moet zien om de betaalde koopsom terug te krijgen.

Er kan ook sprake zijn van een leveringsgebrek. De leveringsakte kan ontbreken. Er is wel een koopovereenkomst gesloten en er is betaald, maar er is nooit een leveringsakte opgesteld. De leveringsakte kan ook nietig zijn. Er is wel een akte maar in de akte staat niet duidelijk dat de rechten worden overgedragen. Ook kan de akte onder dwang, dwaling of bedrog zijn getekend. Of de akte is niet ondertekend door de verkoper of alle partijen. De geleverde IE-rechten moeten ook in de akte voldoende bepaalbaar omschreven zijn. In de akte moet duidelijk worden aangegeven welke IE-rechten daadwerkelijk worden overgedragen.

Wat is het gevolg van een leveringsgebrek? Ook bij een leveringsgebrek is de overdracht niet tot stand gekomen, zodat de verkoper de eigenaar is gebleven, ondanks dat de koopprijs betaald is en er een koopovereenkomst gesloten is. De koper staat dus ook dan met lege handen en moet zien om de betaalde koopsom terug te krijgen.

Wanneer gaat het fout? Wanneer komt een gebrekkige overdracht aan het licht? Dat kan zijn bij een volgende verkoop door de oorspronkelijke koper. De nieuwe koper zal boekenonderzoek doen – due diligence – en wanneer daaruit blijkt dat niet zeker is dat de verkoper de rechthebbende is, zal de koper afhaken.

Een gebrekkige overdracht kan ook aan het licht komen wanneer de verkoper failliet gaat. De curator van de verkoper dient na te gaan of voor het faillissement verkochte rechten rechtsgeldig zijn overgedragen en of daarvoor een reële prijs is overeengekomen en betaald. Als dat niet zo is,dient de curator die rechten op te eisen ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers van de failliet. Omdat er sprake is van een faillissement is de kans dan klein dat de koper de betaalde koopprijs terug kan krijgen.

Voor wie gaat het fout? Het risico bij een overdracht van IE-rechten ligt bij de koper en die doet er verstandig aan zich goed te laten adviseren.