De casus. A en B gaan een samenwerkingsverband aan. Samen richten ze ‘C BV’ op. A en B zijn voor 50% aandeelhouder in C B.V. A en B spreken af dat ze beiden voor een periode van vijf (5) jaar alleen werkzaam zullen zijn voor de gezamenlijke onderneming voor C B.V. A en B zijn niet in dienst van C BV, maar werken voor C BV op grond van managementovereenkomsten met hun eigen persoonlijke vennootschappen. A doet een uitvinding op het werkterrein van C BV en vraagt op eigen naam een octrooi aan. In de management- en aandeelhoudersovereenkomst staan geen bepalingen over octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten. Na 4 jaar vallen de resultaten tegen en B denkt na over een exit. Tijdens de gesprekken daarover leert B dat A op eigen naam een octrooi heeft aangevraagd en verkregen.
Daarmee ligt de vraag op tafel: van wie is dat octrooi: van A of van C BV?
Van wie is het octrooi? De vraag van wie het octrooi is, laat zich eenvoudig beantwoorden. Dat is de octrooihouder A, zoals een huis ook is van degene op wiens naam het in het kadaster staat ingeschreven. Dit is echter niet het einde van het verhaal. De vraag die vervolgens rijst is van wie het octrooi behoort te zijn, ofwel wie recht heeft op het octrooi. Indien C BV eigenlijk recht heeft op het octrooi kan A verplicht worden het octrooi aan C BV over te dragen en dat is mogelijk gunstig voor de waarde van B’s aandelen in C BV.
Wie heeft recht op het octrooi? Een octrooi beschermt een intellectuele vinding en dergelijke prestaties kunnen alleen door natuurlijke personen worden gedaan. Rechtspersonen kunnen niet denken. Vertrekpunt is dan ook dat het recht om octrooi aan te vragen – de zogeheten aanspraak op octrooi – op grond van de Rijksoctrooiwet toekomt aan de individuele uitvinder(s). Indien die uitvinder de uitvinding deed als onderdeel van een dienstverband kent de Rijksoctrooiwet dat recht echter toe aan diens werkgever, omdat de wetgever er van uitgaat dat die werkgever de uitvinding financieel mogelijk heeft gemaakt. Hetzelfde geldt als de uitvinder werkzaam is bij een onderzoeksinstelling.
A of C BV? Omdat A de uitvinder is had A ook het recht om het octrooi aan te vragen. A was verder niet in dienst van C BV, dus op grond van de Rijksoctrooiwet kan A ook stellen recht te hebben op dat octrooi omdat A de uitvinder is en de uitvinding niet binnen een dienstverband gedaan is. In een procedure waarin deze vraag speelde werd uiteindelijk geoordeeld dat het octrooi aan C BV behoorde toe te komen, omdat de aard en inhoud van de samenwerkingsovereenkomsten met zich brachten dat A en B voor gezamenlijke rekening en risico en exclusief op het betreffende terrein werkzaam zouden zijn. B mocht er onder die omstandigheden van uitgaan dat alle resultaten van die samenwerking aan C BV zouden toebehoren, zodat B daar als aandeelhouder van C BV ook de financiële vruchten van kon plukken. A diende het octrooi dus over te dragen aan C BV.
Lesson learned. Vanuit B’s perspectief was dit dus een geval van ‘eind goed, al goed’. Die samenvatting gaat er echter aan voorbij dat er wel een kostbare procedure nodig was om dit resultaat te bereiken. Ook was de uitkomst van die procedure moeilijk te voorspellen en werd deze uiteindelijk bepaald door de specifieke feiten en omstandigheden die tussen A en B waren voorgevallen. Bovendien was voor beide partijen gedurende langere tijd onduidelijk wat nu van wie was en dat kwam de verdere samenwerking of de afwikkeling daarvan – en de waarde van C BV – niet ten goede. Al deze onzekerheid had eenvoudig voorkomen kunnen worden wanneer A en B op schrift gesteld hadden dat alle intellectuele eigendomsrechten op de resultaten van de samenwerking en de inspanningen van A of B toebehoren aan C BV. Vanuit A’s perspectief geldt dat het door A beoogde resultaat ook eenvoudig bereikt had kunnen worden wanneer A en B bijvoorbeeld op schrift gesteld hadden dat alle rechten op uitvindingen die door A of B binnen het kader van de samenwerking gedaan zouden worden toebehoren aan de betreffende uitvinder. Dat zou voor B dan wellicht aanleiding zijn om te bedingen dat C BV dan recht heeft op een licentie. Op de verdere details van deze afspraken gaan we hier niet in. Het belangrijkste is dat die afspraken gemaakt worden en op papier gezet worden. Dat is bij de start van de samenwerking meestal nog een ‘fluitje van een cent’.